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agosto 2021

Batalla legal por dos marcas sin dueño: España y Barcelona

Batalla legal por dos marcas sin dueño: España y Barcelona

21 JUNIO, 2013
 

Marca España y marca Barcelona, probablemente las dos enseñas turísticas de nuestro país con mayor reconocimiento a escala global, están huérfanas de dueño ahora mismo. Aunque quizá no por mucho tiempo. Mientras un empresario ha solicitado el registro de la marca país, el ayuntamiento de la capital catalana quiere hacer lo propio con el nombre de la Ciudad Condal. La batalla se libra en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Cabe recordar que el valor de la marca turística España se estimó en 23.000 millones de euros, según un estudio de FutureBrand, tal como recoge la Memoria de Turespaña 2012. “España fue líder en campos como notoriedad, estima, satisfacción e intención de compra respecto a sus competidores del Mediterráneo”, indica el citado documento.

Por otra parte, la marca turística España ocupó la segunda posición del mundo en 2012, por detrás de EEUU, y por delante de Francia, China y Turquía, según el ránking anual que elabora la consultora Bloom Consulting.

Y es que según apunta Domènec Biosca, presidente de la firma consultora Educatur, “hoy el destino es la gran locomotora del éxito turístico. Pero cuando el destino no tiene marca, el sector privado sufre. Sin marca hay precios de subasta“.

Un particular toma la iniciativa

Quien ahora intenta llevarse el gato al agua, registrando la marca España, es el empresario Luis Sans Huescas, director general de líneas de negocio del grupo de comunicación Intereconomía, según ha informado el diario Expansión.

Sans, que está llevando a cabo toda la reestructuración de Intereconomía, ha presentado la solicitud para registrar la marca España en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Se ha abierto un plazo de alegaciones y no se descarta que la propia oficina presente alegaciones de oficio.

Previsiblemente, quien también alegará contra dicha solicitud es el Alto Comisionado de la Marca España, organismo que depende de Presidencia del Gobierno.

Curiosamente, la marca España estrenó su propia web el pasado diciembre pero esta oficina oficial dirigida por Carlos Espinosa de los Monteros no se molestó en registrar la marca España. ¿Exceso de confianza, un grave error de juicio?

No obstante, según apuntan empresas especializadas en registro de marcas, es muy complicado que un particular pueda registrar la marca España, teniendo en cuenta las prohibiciones establecidas en el articulado de la Ley 17/2001 de Marcas.

Así, el artículo 5 de dicha ley prohíbe el registro de aquellas marcas “que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización”.

Marca Barcelona

Otra marca sin dueño aún es Barcelona. El 30 de diciembre del 2011, el Ayuntamiento solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas la denominada marca colectiva para las 45 clases del nomenclátor internacional (la totalidad de productos y servicios).

“Barcelona ha adquirido en los últimos años un notable prestigio y una sólida reputación a nivel internacional”, según explica el Ayuntamiento, que quería establecer un reglamento y una guía de uso de la marca Barcelona.

Sin embargo, el pasado mes de marzo la Oficina de Patentes y Marcas rechazó la solicitud del ayuntamiento para gestionar la marca Barcelona.

Según apuntó dicho organismo, el ayuntamiento no puede ejercer el control genérico sobre el nombre Barcelona, teniendo en cuenta además que hay una provincia con el mismo nombre.

En cualquier caso, el municipio ha presentado alegaciones y seguirá batallando para llegar a controlar la marca Barcelona.

Y es que según explica la firma J.Isern Patentes y Marcas, “la buena imagen de Barcelona a nivel mundial genera grandes ingresos en sectores como el turismo y el diseño y suscita unos valores positivos que deben ser garantizados mediante el registro de la marca Barcelona”.

Xavier CanalísPeriodista de Hosteltur

 

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Batalla legal de Inditex contra la Oficina Española de Patentes y Marcas

Batalla legal de Inditex contra la Oficina Española de Patentes y Marcas

Por Pablo Barro

El grupo Inditex no está dispuesto a renunciar ni un ápice a su identidad. Tanto es así que no duda en defenderla con uñas y dientes en los tribunales, enfrentándose incluso al organismo público que vela por la propiedad industrial: la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Detrás de buena parte de estos litigios está la marca Zara, buque insignia de la compañía fundada por Amancio Ortega, que el próximo mes de junio cumplirá 40 años en las bases de datos del registro, y cuyo nombre lucen 2.251 establecimientos de 96 mercados en todo el mundo.

Una de las últimas batallas tuvo como escenario el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y como actor a la marca Zahara Pura, una firma de artículos de bisutería y marroquinería que el grupo Inditex trató de tumbar alegando su parecido con la marca Zara. El organismo público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de propiedad industrial, dependiente del Ministerio Energía Turismo y Agenda Digital, le negó esta petición, así que el gigante textil decidió recurrirlo por la vía contencioso-administrativa.

Sin embargo, en esta ocasión no le salió bien la jugada, ya que su recurso de alzada contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas fue desestimado el pasado mes de febrero, según el auto por “la existencia de suficientes diferencias denominativas, fonéticas y conceptuales entre ellos como para garantizar su pacífica convivencia”. Además le tocó correr con las costas del proceso.

 

Una de arena

Pero en otra de las batallas judiciales contra la OEPM salió victorioso. En esa ocasión, en la que la marca cuestionada era ‘L@s Zaramañ@s’, el mismo tribunal decidió estimar el pasado mes de marzo recurso contencioso-administrativo interpuesto por Inditex contra la OEPM, que anteriormente había tumbado otro recurso del grupo gallego y concedido la marca a la sociedad cuestionada.

La Sala considera que el recurso debería haber sido estimado, puesto que las marcas enfrentadas “revelan en su comparación global la existencia de una similitud denominativa en el vocablo más relevante –Zara– y en la parte inicial de la marca concedida, coincidente con el dotado de protección registral prioritaria”.

 

Por este motivo, el juzgado entiende que debe procederse a la anulación de la marca ‘L@s Zaramañ@s’ ·a fin de evitar un riesgo de confusión o asociación, con aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas prioritarias renombradas”. En esta ocasión las costras corren a cargo de la entidad demanda.

Casi siempre victoriosa

A pesar de los reveses, Inditex está acostumbrada a salirse con la suya. Si no en primera instancia, por la vía del recurso. Además de este último, hay otros ejemplos recientes, como la disputa con la colombiana Z Zaga Industry, o la que mantuvo con una clínica dental de Terrassa que no dudó en emplear su nombre como reclamo. Ninguna de las dos logró salvar su enseña. El hecho de que Zara sea una de las 100 marcas más prestigiosas del mundo y la más valiosa de España es una baza muy importante a favor de Inditex, y lo saben.

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La marca del caballo de Ralph Lauren gana la batalla judicial al dibujo de una empresa española

La marca del caballo de Ralph Lauren gana la batalla judicial al dibujo de una empresa española

El TGUE dispone que solo podrá declararse la nulidad de una marca de la Unión cuando el derecho anterior a que se refiere dicha disposición “exista”.

Victoria Royo Pérez. El tribunal europeo ha confirmado la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que desestimó la solicitud de nulidad presentada por la empresa madrileña Style & Taste frente a la marca del caballo de Polo Ralph Lauren. El TGUE considera que el uso de la marca de la compañía estadounidense ya no podía prohibirse en virtud del dibujo anterior de la española, ya que esta en la fecha de la resolución había caducado.

La sentencia del TGUE de 2 de mayo de 2021 (T-169/19) no entra a comparar siquiera los signos en conflicto, y concluye que para solicitar la nulidad de una marca de la Unión con arreglo al artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94, el titular del derecho de propiedad industrial anterior debe demostrar necesariamente que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca no solo en la fecha de presentación de la solicitud, sino también en la fecha en la que la EUIPO se pronuncie sobre dicha solicitud.

Es decir, no sirve únicamente haber registrado el dibujo antes, sino que debe seguir vigente durante todo el procedimiento.

El caso en la EUIPO

El 29 de septiembre de 2004, The Polo/Lauren Company LP solicitó ante la EUIPO el registro como marca de la UE para, entre otros, vestimenta y calzado, un signo figurativo que se compone de jugador de polo a caballo sosteniendo el alto su palo de color negro. La marca fue registrada el 3 de noviembre de 2005.

Ante esta solicitud, el 23 de febrero de 2016, la empresa española, dedicada a la moda masculina, presentó una solicitud de nulidad de la marca neoyorquina sobre la base de un derecho de propiedad industrial, concretamente, en un dibujo español registrado el 4 de marzo de 1997, muy similar al signo en conflicto:

La EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, y Style & Taste interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación, que fue nuevamente desestimado por considerar que el registro del dibujo o modelo anterior había caducado el 22 de mayo de 2017.

Así, la empresa española recurrió la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando, en esencia, que modificase la resolución impugnada declarando la nulidad de la marca de Ralph Lauren.

Un dibujo caduca, una marca no

En primer lugar, el TGUE recuerda que el artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94 (actualmente, el artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea) tiene por objeto “proteger los intereses individuales de los titulares de derechos de propiedad industrial anteriores que entran en conflicto con marcas posteriores de la Unión”. Así pues, la sentencia señala que para solicitar la nulidad de la marca de la empresa norteamericana con arreglo a dicha disposición, la empresa española debe necesariamente acreditar la existencia de un conflicto con esa marcas desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de estas. Además, “debe demostrar que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esta”.

De ello se deduce que, si una marca anterior se invoca en apoyo de una solicitud de nulidad, pero esta ya no goza de la protección de la Unión en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre dicha solicitud, deberá desestimarse dicha solicitud de nulidad. En este sentido, como apunta Laura Montoya, responsable del departamento Legal & Litigios de ABG Intellectual Property (ABG IP), “la norma aplicable al caso exige que, en el momento de declararse la nulidad de una marca posterior por la existencia de un diseño anterior, este diseño anterior esté en vigor y – conforme a la ley del país del diseño – su titular pueda hacerlo valer frente a terceros”.

En este caso, no se discute que el registro del dibujo anterior expiró en 2017, es decir, antes de la adopción de la resolución impugnada, el 7 de enero de 2019. Y si bien la recurrente alega que el “Derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado”, lo cierto es que en la legislación española los dibujos tienen un límite de protección de 25 años, que no se puede ampliar, mientras que la protección de las marcas es indefinida, siempre que se abonen las tasas de renovación. Así, dado que en este caso el diseño había caducado en esa fecha, tanto la EUIPO como el Tribunal General han rechazado declarar la nulidad de la marca.

No obstante, la letrada de ABG señala que a la vista de esta sentencia la cuestión que surge es qué habría pasado si el diseño anterior hubiera estado en vigor en el momento de adoptarse la decisión. En tal caso, la experta sugiere que si la EUIPO hubiera entrado a conocer del fondo del asunto, “habría habido un riesgo de que se declarase nula la marca gráfica de Polo Ralph Lauren en la UE”. “Ello no habría implicado la pérdida total de derechos sobre la figura del jugador de polo”, añade la letrada, “pero hubiera supuesto un revés”.

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El “made in China” se estandariza: la reforma del sistema de protección de diseños industriales acerca al gigante asiático a los patrones internacionales

El "Made in China" se estandariza: La reforma del sistema de protección de diseños industriales acerca al gigante asiático a los patrones internacionales

China ha dado un nuevo paso hacia la armonización normativa con el sistema internacional de protección de diseños. El 1 de junio de 2021 entró en vigor la última reforma de la Ley de Patentes del país asiático, que incluye modificaciones relevantes sobre la regulación de los diseños industriales. El mencionado texto legal, que entró en vigor en 1985, había sido reformado anteriormente en tres ocasiones (1992, 2000 y 2008).

Esta nueva enmienda responde a la necesidad de actualizar algunos aspectos de la protección de los diseños industriales en China con el fin de alinearlos a los sistemas de protección de las principales oficinas de propiedad intelectual del mundo. De este modo, se facilitará tanto la protección de los diseños extranjeros en China como el registro de los diseños de solicitantes chinos en otros países.

Así, la reciente modificación normativa permitirá a China prepararse para su adhesión al Sistema de La Haya para la protección de diseños internacionales. De las cinco oficinas de propiedad intelectual más grandes del mundo, reunidas en el foro IP5 (Estados Unidos, Unión Europea, República de Corea, Japón y China), China es el único país que aún no es miembro del Sistema de La Haya.

Cabe destacar el peso global de China en términos del número de solicitudes de diseños industriales presentados. En este sentido, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA, por sus siglas en inglés) ha sido la oficina nacional que ha tramitado el mayor número de registros de diseños desde el cambio de siglo, habiendo recibido el 68% de las solicitudes mundiales en 2019 (711.617 de un total de 1.043.400, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Las claves de la reforma

Esta reforma que ahora acomete China se enmarca dentro del plan estratégico de cinco años para la mejora de la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual lanzado en 2017, entre cuyos objetivos se mencionaba la necesidad de actualizar el sistema de protección de los diseños industriales, una figura que había sido omitida en anteriores planes quinquenales y en la que ahora China ha puesto el foco por su capacidad dinamizadora en los sectores de la innovación tecnológica, el comercio y la industria.

Las principales modificaciones legislativas que afectan a la regulación de los diseños industriales en China son las siguientes:

Ampliación de la duración de la protección de los diseños a 15 años

La reforma extiende la vida legal de los registros de diseños de 10 a 15 años, calculados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, en consonancia con el Sistema de La Haya, que exige que el período de protección de los diseños nacionales otorgado por los Estados contratantes sea de un mínimo de 15 años.

Posibilidad de protección del diseño de partes de un producto

El concepto legal de diseño ha sido modificado para incluir la posibilidad de que se refiera a la totalidad o a parte de un producto, lo que permitirá especificar el alcance del registro a la parte que se desea proteger sin la necesidad de proteger el diseño de todo el producto.

Con ello se pretende, por un lado, contribuir a que el registro parcial sea comercialmente rentable y, por otro, reforzar la protección contra posibles infracciones, pues solo será necesario probar que se ha copiado la parte protegida (por ejemplo, el respaldo de una silla, el texto, objetos o iconos de una interfaz gráfica o la esfera de un reloj) y no todo el producto, alineando de esta manera la práctica china con la de los demás países del IP5.

No obstante, queda pendiente saber si la CNIPA permitirá el uso de líneas discontinuas en los dibujos de los diseños para mostrar las partes de un producto que no forman parte del diseño reivindicado, a la manera de la práctica estandarizada ante las principales oficinas nacionales.

Posibilidad de reivindicar la prioridad nacional en solicitudes de diseños

Por último, la nueva Ley de Patentes introduce la posibilidad de reivindicar la fecha de prioridad de una solicitud de diseño nacional anterior en un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación, con el fin de permitir la presentación de una solicitud de diseño posterior modificada o mejorada.

Con la introducción de esta novedad, se evita el perjuicio que surgía en el supuesto de que, si un diseño registrado se modificaba ligeramente, para obtener su protección había que presentar una nueva solicitud de registro que a su vez podía ser objeto de impugnación debido a la existencia de la primera solicitud.

En este sentido, aquellos que hayan solicitado el registro de un diseño en China en los seis meses anteriores al 1 de junio de 2021, podrían aprovechar la nueva reivindicación de prioridad nacional para beneficiarse de las nuevas normas aplicables a los diseños chinos mencionados anteriormente, extendiendo automáticamente la vigencia del registro de 10 a 15 años u optando por una protección parcial del diseño, en su caso.

Los cambios mencionados contribuyen sustancialmente a alinear la normativa china relativa a los diseños industriales a las legislaciones de gran parte del resto del mundo, sentando así las bases de la próxima adhesión del gigante asiático al Sistema de La Haya.

En definitiva, la reciente reforma del sistema de protección de los diseños industriales en China supone un importante avance en el fomento de la innovación y el reforzamiento de la seguridad jurídica y apuntala la futura integración en el sistema internacional del principal mercado del mundo en este ámbito.

 

Autor: Braulio Robles

 

 

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