Según la Ley 17/2001 de marcas, se entiende como marca: «todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra«.

Sólo el titular de la marca lo podrá utilizar en el tráfico económico para los productos o servicios para los que esté registrada, pudiendo además oponerse frente a terceros que hagan algún uso de la marca sin su consentimiento, no solo cuando el signo sea idéntico sino también cuando implique riesgo de confusión o se trate de una marca notoria o renombrada en España.

Hay casos obvios de violación del derecho de la marca, como ocurre en la venta de productos falsificados, pero hay otros más conflictivos como los que vemos a continuación:

Uso de marcas ajenas en motores de búsqueda

• El uso de “metatags” puede constituir una infracción de marca cuando un competidor las incluye dentro del código HTML de su página web, con el objeto de aparecer en las búsquedas realizados por los usuarios al teclear esa marca y hacerles recalar así en su página web.
• El uso de palabras clave de pago, que coinciden con marcas ajenas para mostrar anuncios publicitarios está permitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) siempre que la manera de mostrar los anuncios no suponga un menoscabo de las funciones de la marca ni exista riesgo de confusión entre los productos o servicios anunciados y el titular de la marca. En este supuesto, el TJUE entiende que no existe responsabilidad por parte del buscador (google), ya que el uso de la marca lo realiza el anunciante, no el buscador.

Conflictos entre marcas y nombres de dominio

Los conflictos más habituales entre marcas y nombres de dominio son los siguientes:

• Solicitud de un nombre de dominio por dos o más empresas titulares legítimas de una marca de la misma denominación.
• Registro de dominios por quien carece de derechos previos, coincidentes con la denominación de marcas registradas por terceros.
• Registro de dominios no coincidentes con la marca, pero sí coincidentes con errores predecibles cometidos por usuarios al teclear una dirección.
• Registro de dominios coincidentes con marcas, pero utilizados para productos o servicios diferentes y que pueden lesionar su imagen o reputación.

Registrar un dominio que coincida o sea similar a una marca registrada supone un peligro evidente, ya que en estos casos la ley confiere al titular de la marca registrada el derecho de prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

1. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
2. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
3. Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Para reaccionar ante estas actuaciones, además de las acciones judiciales, se puede acudir a los métodos para la resolución extrajudicial de controversias. Así, Red.es (Entidad pública encargada de la asignación del nombre de dominio .es) dispone de un método de resolución extrajudicial previsto especialmente para recuperar dominios registrados de forma abusiva o especulativa. Para ello es necesario:

• Que el nombre de dominio sea idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión con otro dominio sobre el que el demandante alega poseer derechos previos.
• Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
• Que el registro se realizase de mala fe (por ejemplo, cuando el demandado lo registra con la finalidad de venderlo, cederlo o alquilarlo al demandante, con la finalidad de impedir que el poseedor de derechos lo utilice, de perturbar la actividad comercial de un competidor, de generar confusión con el identidad del demandante, etc.)

Por lo tanto, si bien en este último caso la mala fe es decisiva para que puedan recuperarse esos dominios registrados de forma abusiva, no en todos los conflictos hay mala fe. En muchas ocasiones, y por desconocimiento, se registra un dominio para la empresa  desconociendo un conflicto que puede saltar en el futuro, cuando posiblemente la empresa ya está asentada en Internet, por lo que es imprescindible comprobar que el dominio elegido no colisiona con ninguna marca o derecho ya existente.