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La compañía Lesac se opuso al registro de dos signos figurativos de Armani alegando riesgo de
confusión con signos propios anteriormente registrados.
El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha dado la razón a la firma española Lesac
frente a Giorgio Armani en dos asuntos acumulados relativos a registros como marca de la UE
de dos signos figurativos de la sociedad italiana que contenían las palabras ‘Le Sac’.
Giorgio Armani había solicitado en 2014 a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo)
el registro de estas dos imágenes para bolsos y diversos artículos de marroquinería y de viaje,
así como para prendas de vestir.
La compañía española Lesac se opuso al registro de ambos signos figurativos de Giorgio
Armani alegando riesgo de confusión con marcas anteriores propias, registradas para bolsos,
bolsas, maletas y carteras de cuero, por un lado, y ropa, calzado y sombrerería, por otro. La
Euipo estimó la oposición en ambos casos y después rechazó los recursos presentados por la
sociedad italiana.
En la sentencia del TGUE, la corte con sede en Luxemburgo ha desestimado también los
recursos que Giorgio Armani había interpuesto contra sendas decisiones de la Oficina Europea
de Propiedad Intelectual.
En el primer caso, el Tribunal General ha concluido que la Euipo no se equivocó al declarar la
existencia del riesgo de confusión teniendo en cuenta el “escaso a medio” grado de similitud
entre los productos y servicios, el grado de similitud “superior a la media” a nivel gráfico y el
“elevado” grado de similitud a nivel fonético.
En el segundo, los jueces europeos llegan a la misma conclusión por los mismos motivos,
aunque con la salvedad de que el grado de similitud en el plano gráfico y fonético es de nivel
medio en este caso.
Para José Carlos Erdozain, of counsel de Pons IP, en este caso “nos encontramos ante un
supuesto en el que la existencia de una marca anterior puede entorpecer, cuando no impedir,
la concesión de una solicitud de marca que coincida con aquella”.
El abogado añade que, poco importa en este caso que se pretenda esquivar el riesgo de
confusión incluyendo en la marca solicitada otro signo que sí tenga renombre, puesto que
siempre queda el riesgo de asociación, que es una forma de riesgo de confusión.
“En efecto, una táctica que puede tentar al solicitante de una marca que coincida con otra
anterior, es incluir algún elemento mediante el que se pretenda impedir el riesgo de confusión
que actúa como impedimento legal para la concesión de la marca solicitada. Sin embargo,
incluso en esos casos, el hecho de reproducir en el signo solicitado la marca anterior ya
registrada, no excluye o impide el riesgo de confusión”, destaca Erdozain.
En conclusión, destaca el experto, “el hecho de incluir el signo renombrado en el signo
solicitado no impediría considerar, más bien lo contrario, el riesgo de asociación con la marca
anterior, lo que permitiría dar por acreditado el riesgo de confusión”.
