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Cómo Crear una Marca Sólida y la Necesidad de Registrarla

En el competitivo mundo empresarial de hoy, crear una marca sólida es esencial para el éxito a largo plazo. Una marca fuerte no solo distingue tus productos o servicios en el mercado, sino que también construye confianza y lealtad entre tus clientes. Sin embargo, una marca sólida necesita protección legal para evitar que otros se aprovechen de tu arduo trabajo. Por eso, es crucial registrar tu marca. En este artículo, exploraremos los pasos para crear una marca sólida y por qué es necesario registrar tu marca.

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¿Qué es una Marca Sólida?

Definición y Elementos Clave

Una marca sólida es aquella que es fácilmente reconocible y respetada por los consumidores. Los elementos clave de una marca sólida incluyen:

  • Nombre: Un nombre único y memorable.
  • Logo: Un diseño visualmente atractivo que represente tu negocio.
  • Eslogan: Una frase corta que capture la esencia de tu marca.
  • Valores y Misión: Principios fundamentales que guían tus operaciones y resuenan con tu audiencia.

Importancia de la Identidad de Marca

La identidad de marca es lo que hace que tu negocio sea único. Incluye la voz, el tono y el estilo con el que te comunicas con tus clientes. Una identidad de marca coherente y bien definida ayuda a construir una relación emocional con tus clientes, lo que puede traducirse en lealtad y repetición de negocios.

Pasos para Crear una Marca Sólida

1. Investigación de Mercado

Antes de crear tu marca, es crucial realizar una investigación de mercado exhaustiva. Esto te ayudará a entender las necesidades y deseos de tus clientes potenciales y a identificar oportunidades para diferenciarte de la competencia.

2. Definir tu Público Objetivo

Conocer a tu audiencia es esencial para crear una marca que resuene con ellos. Define claramente quiénes son tus clientes ideales y qué valoran. Esto te permitirá adaptar tu mensaje y diseño para atraerlos de manera efectiva.

3. Diseñar un Logo y Eslogan

Tu logo y eslogan son las representaciones visuales y verbales de tu marca. Trabaja con un diseñador gráfico profesional para crear un logo único y memorable. Tu eslogan debe ser corto, relevante y fácil de recordar.

4. Desarrollar una Voz de Marca

La voz de tu marca es la forma en que te comunicas con tu audiencia. Debe ser coherente en todos los canales de comunicación, desde tu sitio web hasta las redes sociales. Define un tono que refleje la personalidad de tu marca y resuene con tu público.

5. Crear una Estrategia de Marketing

Una estrategia de marketing sólida es esencial para construir y mantener una marca fuerte. Utiliza una combinación de marketing digital, redes sociales y publicidad tradicional para aumentar la visibilidad y el reconocimiento de tu marca.

La Necesidad de Registrar tu Marca

Protección Legal

Una vez que hayas creado una marca sólida, el siguiente paso crucial es registrar tu marca. El registro de marca te otorga derechos legales exclusivos sobre el uso de tu nombre y logotipo. Esto significa que puedes tomar acciones legales contra cualquiera que intente usar tu marca sin tu permiso.

Prevención de Infracciones

Registrar tu marca también te ayuda a prevenir infracciones y a proteger tu reputación. Sin un registro de marca, corres el riesgo de que otros negocios usen un nombre o logo similar, lo que puede causar confusión entre los consumidores y dañar tu imagen de marca.

Incremento del Valor Comercial

Una marca registrada es un activo valioso que puede aumentar el valor de tu negocio. Si decides vender tu empresa en el futuro, una marca registrada puede hacer que tu negocio sea más atractivo para los compradores potenciales.

Confianza del Consumidor

El registro de marca también puede aumentar la confianza del consumidor. Cuando los clientes ven el símbolo de marca registrada, saben que están comprando productos o servicios de una fuente confiable y protegida legalmente.

Cómo Registrar tu Marca

Proceso de Registro

En la Agencia Andaluza para el registro de la marca nos encargamos de todo el proceso para evitar errores.

Recomendaciones Profesionales

Considera contratar a una empresa como nosotros especializada en propiedad intelectual para guiarte a través del proceso de registrar tu marca. Esto puede ayudarte a evitar errores y aumentar tus posibilidades de éxito.

Conclusión

Crear una marca sólida es esencial para el éxito de tu negocio, pero no es suficiente por sí solo. Para proteger tu inversión y garantizar el crecimiento a largo plazo, es crucial registrar tu marca. Al hacerlo, no solo proteges tu identidad empresarial, sino que también aprovechas una serie de beneficios económicos y legales que pueden impulsar tu negocio hacia el éxito.

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De Menoc Donald a Menoc Burguer

El restaurante gaditano cambia su nombre después de 34 años tres recibir un burofax amistoso de la cadena americana.

Un pequeño restaurante de comida rápida de Cádiz –Menoc Donald– se ha visto obligado a cambiar su nombre debido a una petición “amistosa” del gigante McDonalds. Así, 34 años después, el negocio ha pasado a llamarse Menoc Burger.

Recibimos un burofax de un bufete de abogados de Madrid que representaba a McDonalds pidiéndonos de forma amistosa que cambiáramos el nombre del local. Evidentemente, nos pusimos manos a la obra porque sabemos que teníamos las de perder si no lo hacíamos“, explicaba José Antonio Calvo, propietario del negocio en el Diario de Cádiz.

A los clientes de esta hamburguesería y pizzería no les ha gustado el cambio impuesto desde la multinacional americana. “Me parece fatal”, “no lo veo bien, debería seguir tal y como está”, afirman algunos de sus habituales en Andalucía Directo, de Canal Sur.

Desde que se conoció el cambio de nombre del local, ubicado en la céntrica calle Sagasta, han sido numerosas las reacciones en las redes sociales de sus fieles, incluido el alcalde de Cádiz.

“Pues yo sigo prefiriendo el Menoc Donald y el Menoc Burguer. Por atención, por calidad, porque lleva más de 30 años en la ciudad y porque por más que le obliguen a quitar el nombre, nunca le van a poder quitar su inconfundible sello”, aseguraba José María González, Kichi.

 

 
El dueño del restaurante con el cartel antiguo.Canal Sur

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Coronita, Corona y el grupo vinatero Torres

Coronita, Corona y el grupo vinatero Torres

Hasta 2016, España era el único país que comercializaba la cerveza Corona bajo el nombre de Coronita. La razón era simple: el grupo vinatero catalán Torres tenía registrado el nombre Corona para uno de sus vinos nada menos que desde 1907.

El caso es que nunca se produjo ningún conflicto, al menos, que sea conocido. Todo parece haberse solucionado por acuerdo entre las partes y el nombre irá para apartados distintos: Torres continuará con su registro para los vinos y la otra marca utilizará la denominación para las cervezas. No se sabe más de dicho pacto.

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Big Mac o el triunfo de un David irlandés contra Goliat

Big Mac o el triunfo de un David irlandés contra Goliat

McDonald’s vio cómo la pérdida de sus derechos para usar en exclusiva la marca ‘Big Mac’, de su icónica hamburguesa, le generó además un fuerte impacto reputacional. El fallo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a favor de Supermac’s, una cadena de comida rápida con sede en Irlanda, fue explicado en los medios de comunicación como una suerte de victoria de las pequeñas empresas contra las grandes multinacionales en el terreno IP, una batalla estilo David contra Goliat. “Esto evita que las compañías más grandes acosen a las marcas registradas al no permitirles acumular marcas sin usarlas”, afirmó a Reuters el fundador de la cadena irlandesa.

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Guerra por la marca de ron Havana Club entre Bacardi y Pernod

Guerra por la marca de ron Havana Club entre Bacardi y Pernod

Las espadas vuelven a estar en alto entre Bacardi y Pernod-Ricard en el viejo contencioso por el control de la marca de ron Havana Club, que dura ya una década. La compañía estadounidense Bacardi advirtió ayer de que se “defenderá con vigor” ante cualquier demanda que presente su rival francesa, que intenta impedir que Bacardi comercialice en EE UU el conocido ron bajo la conflictiva marca.

Pernod, con sede en París, tiene autorización de Cuba desde 1993 para vender este licor en 183 países, excepto en EE UU, por el embargo que aplica el país a los productos cubanos. Además, hace unos días las autoridades estadounidenses declararon que el registro de la marca por parte de Cuba había caducado, lo que permitió a Bacardi anunciar poco después el relanzamiento de la marca en Estados Unidos a través de una firma establecida en Puerto Rico.

 

El Tesoro estadounidense negaba poco después al Ejecutivo cubano la posibilidad de renovar la licencia, que controla desde 1959. Pernod-Ricard respondió diciendo que está dispuesta a llevar ante los tribunales el rechazo de las autoridades de EE UU a renovar el registro de la marca, y en este sentido amenazó con demandar a cualquier empresa que quiera vender en EE UU bajo la marca Havana Club un ron que no sea cubano. Barcadi dijo ayer que estas amenazas legales son “infundadas”.

 

SANDRO POZZI
Nueva York – 

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Un tribunal falla a favor de Blockbuster en un conflicto de marcas

Un tribunal falla a favor de Blockbuster en un conflicto de marcas

La Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado una sentencia en la que declara la nulidad de la marca Bluster Vídeo y falla a favor de la empresa Blockbuster, propietaria de las marcas Blockbuster y Blockbuster Vídeo. El fallo de la Audiencia, publicado por la revista jurídica Diario de las Audiencias, acoge el recurso presentado por Blockbuster y reconoce la nulidad de la marca Bluster por considerar que induce a error al consumidor respecto a la identidad de los productos que representa.

 

La decisión del tribunal revoca la adoptada por el juzgado de primera instancia que estimó que ambas marcas eran lo suficientemente diferentes como para no provocar confusión en el mercado. La resolución de la Audiencia recuerda que las marcas registradas por Blockbuster son anteriores a la marca Bluster Vídeo. “Son precisamente estos derechos de marca los que a juicio de la demandante entran en conflicto con la marca semejante de la entidad demandada que, bajo la denominación Bluster Vídeo, fue inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha muy posterior”, señala el tribunal. La sentencia afirma que la marca permite al consumidor distinguir sin confusión productos similares “y por ello la ley impide registrar una que por su semejanza fonética o gráfica produzca confusión o genere riesgo de asociación con otra marca anterior”.

 

Así, el fallo llega a la conclusión de que la marca Bluster Vídeo “es fácilmente confundible con el grupo fónico que compone la marca oponente, Blockbuster Vídeo, por ser comunes las sílabas más características de una y otra denominación”. Para la Audiencia de Cáceres es evidente la confusión, “máxime cuando también existe total identidad en la clase de servicios amparados por la marca”.

La resolución del tribunal afirma que “la identidad de las marcas, en su denominación, produce un indiscutible error en el público consumidor, ya que en este momento se da una duplicidad de marcas registradas que son incompatibles”.

La sentencia recuerda los derechos de los consumidores “a recibir veraz y adecuada información sobre los productos, como base indispensable para permitir una libre y consciente decisión de compra”. El fallo afirma que esos derechos constituyen uno de los fundamentos clave por los que se protegen las marcas. El tribunal obliga a anular la inscripción de la marca Bluster Vídeo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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Una crema de Mercadona de 4,5 euros gana la batalla judicial a una firma de lujo

Una crema de Mercadona de 4,5 euros gana la batalla judicial a una firma de lujo

Se llama Star Healthcare SL y es una pequeña compañía de la localidad granadina de Peligros. Esta empresa es la encargada de fabricar algunas marcas cosméticas para Mercadona y acaba de salir victoriosa de una larga batalla judicial contra la empresa Natura Bissé. Esta última es conocida por ser la preferida de Miley Cyrus y Beyoncé.

Tal y como informa El Confidencial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que la empresa andaluza podrá seguir fabricando una crema facial muy similar a la de Natura Bissé.

La Oficina Española de Patentes y Marcas dio la razón a la empresa catalana Natura Bissé el pasado verano y determinó que el proveedor de Mercadona no podía hacer uso de la palabra diamond en la crema Sisbela Diamond Revitalizante. Sin embargo, tras recurrir frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la justicia ha fallado a favor de la empresa andaluza.

Este tribunal considera que Star Healthcare tiene derecho a usar esta palabra y a llamar así a su crema para el contorno de ojos al entender que no vulnera los derechos de Natura Bissé, cuya crema se llama Diamond Extreme Eye. Por tanto, se entiende que no existe riesgo de confusión entre los nombres de ambas cremas.

La pelea judicial se remonta al año 2017, cuando la empresa catalana emitió un burofax a Amifar Laboratorios, propiedad de Star Healthcare. En el escrito se aseguraba que el proveedor de Mercadona estaba violando los derechos de la marca de lujo. En el texto se pedía a la compañía granadina que “cesara en la fabricación, tanto directamente como a través de terceros, del producto anteriormente identificado, así como de cualquier otro producto cosmético identificado por la denominación diamond o cualquier otra que pueda ser confundible o asociable con nuestras marcas”.

Sisbela Diamond Revitalizante es uno de los productos estrella en la sección de cosmética de Mercadona, y no es para menos. Sus características son propias de cualquier producto de lujo, pero a un precio de 4,5 euros por unidad. La Diamond Extreme Eye tiene un precio de 150 euros.

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Larga batalla judicial de Nestlé en España contra cápsulas de marca blanca

La larga batalla judicial de Nestlé en España contra cápsulas de marca blanca

Madrid, 9 sep (EFE).- La multinacional Nestlé ha llevado ante la Justicia a varios fabricantes españoles de cápsulas de café de marca blanca para su Dolce Gusto y, aunque al menos dos sentencias conocidas este año le han dado provisionalmente la razón, en la práctica sus competidores han hallado la forma de seguir vendiendo.

La estrategia judicial sobre Dolce Gusto de Nestlé -diseñada y ejecutada desde su sede internacional y que se extiende a otros mercados, según explican a Efe fuentes de la empresa- recuerda a la que ya utilizó durante años con Nespresso, máquina también de su propiedad, e incluso alguno de los demandados son los mismos.

Es el caso de Fast Café, de la asturiana Cafés Oquendo, que produce cápsulas bajo la marca “Me piachi” y para la cadena de supermercados catalana Bon Preu, y que ahora se ve las caras con la multinacional ante el juez por producir referencias para Dolce Gusto tal y como ya le ocurrió en el pasado con artículos para Nespresso.

El fallo más reciente, sin embargo, afecta a la sociedad catalana Expressate -que ha comercializado cápsulas de marca blanca de Carrefour y DIA- y la riojana Cocatech -proveedor de Mercadona-.

El conflicto judicial se centra en el diseño de las cápsulas, protegidas por una patente; mientras que Nestlé argumenta que sus competidoras han copiado este sistema, las demandadas consideran que existen diferencias suficientes como para que su producto quede fuera del ámbito de protección.

En esta última sentencia, el propio tribunal reconoce que se trata de un tema de especial “complejidad”, y el documento está plagado de fotografías y detallados análisis sobre el funcionamiento de las cápsulas una vez introducidas en la máquina para dilucidar cuál de las partes lleva razón.

Este fallo, que ya ha sido recurrido por Expressate y Cacaotech, da cautelarmente la razón a Nestlé y obliga a las demandadas a dejar de fabricar y vender las referencias objeto de la denuncia.

Sin embargo, un portavoz de Cacaotech ha confirmado a Efe que continúan siendo los proveedores de las cápsulas de marca blanca que se comercializan en Mercadona: “ninguna de las cápsulas que actualmente se venden tienen relación con el proceso judicial existente, dado que se retiraron hace aproximadamente un año para sustituirse por otras de diferentes características”.

Sus responsables han asegurado que las nuevas cápsulas “tienen características distintas y no son objeto del procedimiento” y fueron lanzadas al mercado debido, precisamente, al conflicto abierto en los tribunales.

Pese a ello, Cacaotech ha recurrido la decisión judicial por considerar que “no existe infracción de las patentes de Nestlé”.

En este sentido, un portavoz ha subrayado que la Justicia italiana ya ha emitido una sentencia firme en la que da la razón al que era su proveedor de las citadas cápsulas, Bisioprogetti.

La protección de sus patentes por la que lucha Nestlé -que se registra en más países aparte de España- se da en un contexto de fuerte competencia, ya que con el paso de los años han ido surgiendo decenas de productores en el segmento de las cápsulas de café soluble que rivalizan con sus marcas.

Entre las más potentes figura Jacobs Douwe Egberts, dueña de Marcilla y la enseña L’Or, que como otros ya se ha aprovechado de que algunas de las patentes registradas por la multinacional suiza -que no aporta datos sobre qué porcentaje de su facturación procede de su división de café en cápsulas- han expirado y de algunos reveses judiciales cosechados en los tribunales.

Nestlé comenzó a apostar por el café en cápsulas monodosis en 1986, pese a que el proyecto permanecía guardado en un cajón desde mucho antes; de hecho no fue hasta la entrada en el nuevo siglo que su consumo se convirtió en un fenómeno, beneficiándose durante años de tener prácticamente el monopolio en este sector.

Según datos de la consultora Kantar, sólo en España en 2018 el café en cápsulas ya suponía más del 44 % de las ventas en valor de este mercado, pese a representar apenas el 16 % del volumen de consumo, lo que refleja un precio por unidad sensiblemente superior. EFE

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Tolentino pierde su primera batalla judicial contra Tommy Hilfiger por el logotipo

Tolentino pierde su primera batalla judicial contra Tommy Hilfiger por el logotipo

La empresa sevillana de complementos de moda Tolentino Hats ha perdido la primera batalla judicial contra el gigante de la moda Tommy Hilfiger por el uso del logotipo TH al permitir un juez de Barcelona a la empresa americana que lo siga utilizando en sus bolsos y carteras.

Fuentes de Tolentino, afincada en Sevilla y especializada en sombreros y en complementos de moda, han informado de que el juzgado de mercantil 6 de Barcelona deniega a la empresa sevillana su petición para que Tommy Hilfiger deje de usar el logotipo TH en muchos de sus bolsos y carteras, ya que Tolentino lo había registrado con anterioridad, en 2010.

Tolentino basaba su demanda en que el uso del logo TH por Tommy Hilfiger “denigra su registro de marca mixta y puede confundir al consumidor sobre el origen de los productos o la vinculación entre ambas marcas, llegando a pensar que Tolentino depende o esta vinculada a la multinacional norteamericana de moda”.

Los empresarios sevillanos, que han recurrido ante la Audiencia Provincial de Cataluña, consideran “injusta” la sentencia y sostienen que “favorece los intereses de una multinacional en detrimento de la compañía andaluza, especialmente al dictaminar que un símbolo o logotipo puede ser digno de protección para marcas más notorias (como Tommy) pero no en el caso de una empresa más modesta, como Tolentino”.

Según la sentencia del Juzgado Mercantil 6 de Barcelona, el logotipo de Tolentino “no es la parte predominante de su registro marcario, que es de carácter mixto, permitiendo expresamente que Tommy Hilfiger lo utilice en sus bolsos y carteras”.

Además, la sentencia, por petición de Tommy Hilfiger, declara la caducidad de la marca Tolentino para todo el sector de calzado, prendas de vestir y sombrero, con excepción de tocados y sombreros de vestir de señora.

De confirmarse la sentencia, Tolentino solo podría defender su marca para ese uso restringido y no para otros sombreros de señora o de hombre, bolsos o complementos de moda en general, que los sevillanos consideran su verdadero mercado.

No obstante, los empresarios sevillanos, que iniciaron su actividad de sombrerería hace unos quince años y ya están presentes con sombreros y complementos en el mercado nacional y en el internacional, seguirán defendiendo su logotipo porque consideran que es “tan digno de protección como el de cualquier internacional” y defienden que son importantes para identificar sus productos en el sector de la moda.

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Ralph Lauren gana la batalla judicial al dibujo de una empresa española

Ralph Lauren gana la batalla judicial al dibujo de una empresa española

El TGUE dispone que solo podrá declararse la nulidad de una marca de la Unión cuando el derecho anterior a que se refiere dicha disposición “exista” .

Victoria Royo Pérez. El tribunal europeo ha confirmado la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que desestimó la solicitud de nulidad presentada por la empresa madrileña Style & Taste frente a la marca del caballo de Polo Ralph Lauren. El TGUE considera que el uso de la marca de la compañía estadounidense ya no podía prohibirse en virtud del dibujo anterior de la española, ya que esta en la fecha de la resolución había caducado.

La sentencia del TGUE de 2 de mayo de 2021 (T-169/19) no entra a comparar siquiera los signos en conflicto, y concluye que para solicitar la nulidad de una marca de la Unión con arreglo al artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94, el titular del derecho de propiedad industrial anterior debe demostrar necesariamente que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca no solo en la fecha de presentación de la solicitud, sino también en la fecha en la que la EUIPO se pronuncie sobre dicha solicitud.

Es decir, no sirve únicamente haber registrado el dibujo antes, sino que debe seguir vigente durante todo el procedimiento.

El caso en la EUIPO

El 29 de septiembre de 2004, The Polo/Lauren Company LP solicitó ante la EUIPO el registro como marca de la UE para, entre otros, vestimenta y calzado, un signo figurativo que se compone de jugador de polo a caballo sosteniendo el alto su palo de color negro. La marca fue registrada el 3 de noviembre de 2005.

Ante esta solicitud, el 23 de febrero de 2016, la empresa española, dedicada a la moda masculina, presentó una solicitud de nulidad de la marca neoyorquina sobre la base de un derecho de propiedad industrial, concretamente, en un dibujo español registrado el 4 de marzo de 1997, muy similar al signo en conflicto:

La EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, y Style & Taste interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación, que fue nuevamente desestimado por considerar que el registro del dibujo o modelo anterior había caducado el 22 de mayo de 2017.

Así, la empresa española recurrió la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando, en esencia, que modificase la resolución impugnada declarando la nulidad de la marca de Ralph Lauren.

Un dibujo caduca, una marca no

En primer lugar, el TGUE recuerda que el artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94 (actualmente, el artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea) tiene por objeto “proteger los intereses individuales de los titulares de derechos de propiedad industrial anteriores que entran en conflicto con marcas posteriores de la Unión”. Así pues, la sentencia señala que para solicitar la nulidad de la marca de la empresa norteamericana con arreglo a dicha disposición, la empresa española debe necesariamente acreditar la existencia de un conflicto con esa marcas desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de estas. Además, “debe demostrar que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esta”.

De ello se deduce que, si una marca anterior se invoca en apoyo de una solicitud de nulidad, pero esta ya no goza de la protección de la Unión en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre dicha solicitud, deberá desestimarse dicha solicitud de nulidad. En este sentido, como apunta Laura Montoya, responsable del departamento Legal & Litigios de ABG Intellectual Property (ABG IP), “la norma aplicable al caso exige que, en el momento de declararse la nulidad de una marca posterior por la existencia de un diseño anterior, este diseño anterior esté en vigor y – conforme a la ley del país del diseño – su titular pueda hacerlo valer frente a terceros”.

En este caso, no se discute que el registro del dibujo anterior expiró en 2017, es decir, antes de la adopción de la resolución impugnada, el 7 de enero de 2019. Y si bien la recurrente alega que el “Derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado”, lo cierto es que en la legislación española los dibujos tienen un límite de protección de 25 años, que no se puede ampliar, mientras que la protección de las marcas es indefinida, siempre que se abonen las tasas de renovación. Así, dado que en este caso el diseño había caducado en esa fecha, tanto la EUIPO como el Tribunal General han rechazado declarar la nulidad de la marca.

No obstante, la letrada de ABG señala que a la vista de esta sentencia la cuestión que surge es qué habría pasado si el diseño anterior hubiera estado en vigor en el momento de adoptarse la decisión. En tal caso, la experta sugiere que si la EUIPO hubiera entrado a conocer del fondo del asunto, “habría habido un riesgo de que se declarase nula la marca gráfica de Polo Ralph Lauren en la UE”. “Ello no habría implicado la pérdida total de derechos sobre la figura del jugador de polo”, añade la letrada, “pero hubiera supuesto un revés”.

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Chanel pierde la batalla judicial contra Huawei

Chanel pierde la batalla judicial contra Huawei

El 26 de septiembre de 2017, Huawei Technologies solicitó registrar una marca y un logo en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Meses más tarde, Chanel, la firma de moda de lujo, presentó un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) al considerar que el logo registrado por la marca china guardaba una similitud con el famoso logo de la empresa francesa, en el que se entrelazan dos ‘C’. Ahora, tras varios años en manos de la Justicia, el TGUE ha desestimado el recurso presentado por Chanel permitiendo que Huawei pueda seguir utilizando el logo registrado hace algo más de tres años.

El tribunal explica que, para tomar una decisión, se deben analizar las marcas en conflicto en la forma en la que han sido registradas o solicitadas, sin tener en cuenta posibles rotaciones durante su uso en el mercado. Esto se debe a que las ‘C’ de Chanel aparecen entrelazadas de manera horizontal y las ‘U’ de Huawei de manera vertical. Por eso, aunque el TGUE asegura que hay similitudes, también argumenta que existen “diferencias importantes” entre ambos logos.

Lo cierto es que ambos logos tienen varias similitudes, ya que ambos aparecen dentro de una circunferencia y utilizan letras parecidas estéticamente como son la ‘C’ y la ‘U’, además en ambos casos las letras se entrelazan. Sin embargo, el tribunal entiende que no existe riesgo de confusión para el consumidor ya que no son diseños similares. Por tanto, y con estos argumentos sobre la mesa, la justicia europea da la razón a la EUIPO, quien en 2019 ya desestimó el recurso presentado por la marca francesa. Este organismo también aseguró que no había riesgo de confusión entre el característico logo de la compañía francesa y el que había solicitado registrar la tecnológica asiática.

 

De esta manera, el conflicto judicial, que empezó en diciembre de 2017 cuando Chanel presentó un recurso para oponerse al registro de ese logo de Huawei, queda resuelto a favor de la compañía china, que podrá seguir haciendo uso de su logo registrado ante la EUIPO. Pese a los recursos que la empresa francesa presentó en 2019 para elevar el conflicto a tribunales superiores, la justicia sigue posicionándose del lado del fabricante de móviles al entender que no existe riesgo de confusión para los consumidores.

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Adidas pierde la patente de sus tres líneas

Adidas pierde la patente de sus tres líneas

Cada una de las marcas más icónicas de nuestros tiempos cuentan con algún logotipo que sirve para identificarlas sin siquiera tener que leer su nombre. Una de esas marcas es Adidas, empresa alemana fundada en 1948 por Adolf Dassler y que ha tenido en tres simples líneas su distintivo por décadas.

Sin siquiera tener la necesidad de poner su logo completo, Adidas tiene prendas, calzados y accesorios ilustrados sólo con sus tres bandas distintivas y aún con esa sencillez podríamos asegurar que la mayoría de los consumidores saben de qué marca se trata.

Como ya te podrás haber dado cuenta, los logotipos son algo fundamental para las marcas a tal grado que podríamos preguntar: ¿te imaginas a Adidas sin sus tres líneas?

A pesar de la importancia que las tres bandas tienen para Adidas, el pasado jueves la icónica marca deportiva dio la noticia al haber perdido una batalla legal ante el Tribunal General de la Unión Europea.

En un intento de Adidas por darle una mayor protección a su emblemático logotipo, la sentencia terminó siendo contraproducente.

El organismo de la UE sentenció que las “tres líneas” no tienen un “carácter distintivo” que sustente su uso protegido y en exclusiva. Esta decisión fue informada a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), misma que en 2016 comenzó la anulación del registro de la marca tras un reclamo de la empresa belga de zapatos Shoe Branding Europe BVBA.

¿Por qué perdió el juicio Adidas?

En su sentencia, el Tribunal General de la Unión Europea da la razón a la EUIPO alegando que las tres líneas no se tratan de una “marca de patrón”, sino de una “marca figurativa ordinaria”.

Asimismo, el Tribunal detalló que Adidas sólo aportó pruebas sobre el uso adquirido en cinco países de la Unión, por lo que no tendría sentido extenderlo al conjunto de la Unión Europea.

¿Qué dice Adidas de la sentencia?

Sobre la decisión del máximo Tribunal, el gigante alemán aseguró a través de un comunicado sentirse “decepcionada”.

Aunque aún tiene dos meses para apelar la decisión, Adidas sostuvo que la decisión se limita a “una ejecución particular” del diseño de las tres rayas, por lo que el fallo no tiene impacto sobre otros usos protegidos de la marca en Europa, sin especificar a qué usos se refería.

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El iPhone no es sólo un móvil en China

El iPhone no es sólo un móvil en China

El gigante de la tecnología Apple perdió un litigio sobre el uso exclusivo de la marca iPhone en China frente a un fabricante de bolsos local. Hace siete años, Xintong Tiandi lanzó a la venta productos de piel -bolsos y fundas de móviles- en los que figuraba la palabra iPhone.

Dos años más tarde, en 2012, el departamento jurídico del gigante de Cupertino presentó una denuncia por infracción de marca y ahora, tras años de batalla legal, el Alto Tribunal Popular de Pekín le ha dado la razón a la empresa china. El argumento de la corte es que Xintong registró la palabra iPhone en 2007, dos años antes de que este ‘smartphone’ se comercializara en el país asiático, y Apple, aunque presentó una solicitud de registro de marca en 2002, sólo obtuvo este reconocimiento en 2013.

El fallo apuntó que Apple no pudo probar que iPhone era ya una marca famosa cuando Xintong solicitó su registro.

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Lidl pierde contra Thermomix el juicio por violación de patente

Lidl pierde contra Thermomix el juicio por violación de patente

Adiós a Monsieur Cuisine, el popular y asequible robot de cocina de Lidl, o al menos un hasta la vista temporal -queda pendiente de recurrir la sentencia-, pero de momento la filial española de la empresa alemana no podrá volver a vender en nuestro territorio uno de sus productos estrella.

La razón: el juzgado N5 de lo Mercantil de Barcelona da la razón a Vorwerk, empresa desarrolladora de Thermomix, fallando que Lidl “realiza actos de explotación directa de dicha invención”, algo prohibido por la Ley de Patentes de 2015, a la que se aferró Vorwerk en este pleito, llevado a los tribunales en noviembre de 2020, tras plantear la demanda Vorwerk en junio de 2019.

 

En este cara o cruz, la circunstancia para ambas empresas era completamente opuesta y el fallo judicial marcaría el devenir del futuro en nuestro país para ambas. Si Lidl hubiera ganado, no solo habría podido seguir comercializando Monsieur Cuisine, sino que también Vorwerk vería cómo la patente de Thermomix se habría declarado nula, algo que Lidl alegó en una demanda cruzada. En su demanda, Vorwerk además exigía a Lidl una indemnización equivalente al 10% de las ventas de Monsieur Cuisine, una cifra que aún está por detallar y que queda pendiente de estipular si el Tribunal Supremo confirma la condena a Lidl.

El fallo judicial alega así que Monsieur Cuisine no habría existido de no ser por Thermomix, alegando en su sentencia declaraciones peritales como “ni se planteaba el problema de una máquina de cocinar que pudiese realizar la pesada de alimentos en el recipiente” o, como desarrolla otro experto citado en la resolución, “no se habría llegado a la invención”.

Esta sentencia permite a Thermomix mantener su patente en España, valorada dentro de la resolución como “novedad y actividad inventiva”, mientras que declara que la Monsieur Cuisine de Lidl reproduce ciertas cualidades de Thermomix, que serían las que llevarían a la violación de la Ley de Patentes, citándolo como “realizar actos de explotación directa de dicha invención”.

Todo ello supone un varapalo para Lidl en nuestro país en cuanto a la venta de esta procesadora, viéndose obligada a “cesar en la importación, almacenamiento, ofrecimiento y comercialización” de Monsieur Cuisine, además de tener que retirar de estantes, almacenes y distribuidores cualquier máquina. Tampoco, aunque el fallo aún no es firme -podrá recurrir Lidl a instancias superiores-, no se han fijado los daños y perjuicios que Lidl tendrá que pagar a Vorwerk.

La sentencia además pone sobre aviso la falta de uniformidad jurídica en torno a las patentes dentro de la Unión Europea, ya que a pesar de ser una patente comunitaria, Vorwerk tendría que ir país por país litigando para conseguir el cese de ventas en países como Francia, Italia o Alemania, donde se concentran el grueso de las ventas de Monsieur Cuisine.

Una solución que, cuentan Inmaculada López y José Mariano Cruz del equipo de Litigios e IP del bufete Eversheds Sutherland, pasaría por “un tribunal unificado de patentes”, que en la actualidad se encuentra parado por la no ratificación de Alemania a este tribunal (por defectos de forma que violaban la constitución alemana). La letrada afirma así que con el tribunal unificado se reforzaría la seguridad jurídica puesto que ahora “puedes tener distintas resoluciones en diferentes tribunales“, mientras que “la solución con este tipo de patentes con infracciones en distintas jurisdicciones irías solo a una”, explica.

Imágenes | Lidl

 

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Conflictos de marcas

Según la Ley 17/2001 de marcas, se entiende como marca: «todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra«.

 

Sólo el titular de la marca lo podrá utilizar en el tráfico económico para los productos o servicios para los que esté registrada, pudiendo además oponerse frente a terceros que hagan algún uso de la marca sin su consentimiento, no solo cuando el signo sea idéntico sino también cuando implique riesgo de confusión o se trate de una marca notoria o renombrada en España.

Hay casos obvios de violación del derecho de la marca, como ocurre en la venta de productos falsificados, pero hay otros más conflictivos como los que vemos a continuación:

Uso de marcas ajenas en motores de búsqueda

  • El uso de “metatags” puede constituir una infracción de marca cuando un competidor las incluye dentro del código HTML de su página web, con el objeto de aparecer en las búsquedas realizados por los usuarios al teclear esa marca y hacerles recalar así en su página web.
  • El uso de palabras clave de pago, que coinciden con marcas ajenas para mostrar anuncios publicitarios está permitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) siempre que la manera de mostrar los anuncios no suponga un menoscabo de las funciones de la marca ni exista riesgo de confusión entre los productos o servicios anunciados y el titular de la marca. En este supuesto, el TJUE entiende que no existe responsabilidad por parte del buscador (google), ya que el uso de la marca lo realiza el anunciante, no el buscador.

Conflictos entre marcas y nombres de dominio

Los conflictos más habituales entre marcas y nombres de dominio son los siguientes:

  • Solicitud de un nombre de dominio por dos o más empresas titulares legítimas de una marca de la misma denominación.
  • Registro de dominios por quien carece de derechos previos, coincidentes con la denominación de marcas registradas por terceros.
  • Registro de dominios no coincidentes con la marca, pero sí coincidentes con errores predecibles cometidos por usuarios al teclear una dirección.
  • Registro de dominios coincidentes con marcas, pero utilizados para productos o servicios diferentes y que pueden lesionar su imagen o reputación.

Registrar un dominio que coincida o sea similar a una marca registrada supone un peligro evidente, ya que en estos casos la ley confiere al titular de la marca registrada el derecho de prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

  1. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
  2. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
  3. Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Para reaccionar ante estas actuaciones, además de las acciones judiciales, se puede acudir a los métodos para la resolución extrajudicial de controversias. Así, Red.es (Entidad pública encargada de la asignación del nombre de dominio .es) dispone de un método de resolución extrajudicial previsto especialmente para recuperar dominios registrados de forma abusiva o especulativa. Para ello es necesario:

  • Que el nombre de dominio sea idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión con otro dominio sobre el que el demandante alega poseer derechos previos.
  • Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
  • Que el registro se realizase de mala fe (por ejemplo, cuando el demandado lo registra con la finalidad de venderlo, cederlo o alquilarlo al demandante, con la finalidad de impedir que el poseedor de derechos lo utilice, de perturbar la actividad comercial de un competidor, de generar confusión con el identidad del demandante, etc.)

Por lo tanto, si bien en este último caso la mala fe es decisiva para que puedan recuperarse esos dominios registrados de forma abusiva, no en todos los conflictos hay mala fe. En muchas ocasiones, y por desconocimiento, se registra un dominio para la empresa  desconociendo un conflicto que puede saltar en el futuro, cuando posiblemente la empresa ya está asentada en Internet, por lo que es imprescindible comprobar que el dominio elegido no colisiona con ninguna marca o derecho ya existente.

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Trompetas contra Donald Trump

Cuando, en 2011, Tom Scharfeld creó una aplicación móvil para aprender a tocar la trompeta que denominó iTrump nunca pensó que esta ‘app’ le daría tantos dolores de cabeza y terminaría enfrentándole al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La batalla legal, esta especie de lucha entre David y Goliat, empezó hace seis años y terminó el pasado mes de agosto con la victoria del que se presuponía más débil, Scharfeld. El Tribunal de Apelación de Marcas estadounidense canceló el derecho exclusivo del que gozaba la Organización Trump para utilizar el término ‘Trump’ en relación a servicios de entretenimiento, tras haber perdido igualmente una causa respecto al uso de esta denominación en las áreas de juegos de ordenador, aplicaciones móviles y música en streaming.

Los representantes legales del presidente de EEUU consideraban esta marca registrada como clave para su imperio empresarial.

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Un Louis Vuitton parodiado, no copiado

Un Louis Vuitton parodiado, no copiado

Uno de los asuntos más sorprendentes en torno al mundo de las marcas es el caso que enfrenta desde hace años a Louis Vuitton con la pequeña compañía My Other Bag (MOB). Tanto es así que, tras diferentes sentencias negativas sobre la supuesta copia de diseños exclusivos, la multinacional del lujo ha decidido solicitar la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos para que ponga orden en el asunto y tome una decisión final.

Louis Vuitton lleva más de tres años luchando contra esta pyme estadounidense alegando que MOB no sólo infringe la normativa federal de marcas y derechos de autor, sino que además diluye la “calidad distintiva” que sus diseños y distintas marcas han logrado en todo el mundo.

Sin embargo, la Corte de Distrito de EEUU de Nueva York ha indicado que los bolsos de MOB están cubiertos por el derecho de parodia y no se trata de una copia.

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Por todos estos motivos debes registrar tu marca

Por todos estos motivos debes registrar tu marca

Cuando alumbramos un nuevo negocio partimos de una experiencia conocida ya que nadie se
embarca en una actividad que no conoce. Por eso la principal preocupación es buscar un
nombre que nos permita identificarnos y destacar sobre los competidores. En unos casos,
buscando parecidos que atraigan más fácilmente a clientes y en otros, una identidad muy
diferenciada para que no nos confundan y podamos alcanzar el posicionamiento que merecen
nuestros esfuerzos para situarnos en el mercado.
En cualquiera de los casos, es tan relevante que procuramos que nuestra marca nos identifique
y, desde que adoptamos esa marca, no deseamos que nadie nos arrebate nuestra reputación y
nuestra garantía como empresa.
Por eso es tan importante registrar nuestras marcas. Son el principal motor de nuestra
facturación.
Es el “pegamento” que une la ilusión de un comienzo, el prestigio y la reputación, la calidad, el
esfuerzo por conquistar una parte del mercado, la valoración de los clientes, la significación
entre los proveedores, etc.
Quienes muestran el símbolo de registrado ®indican a los consumidores que se trata de un
signo de garantía. Que su propietario cuida y protege con el fin de que otros no lo utilicen para
engañarles.
Por eso, una marca registrada tiene un valor económico muy importante, tanto que puede
tasarse y es lo que atraerá inversiones, nuevos socios, etc. De lo contrario, de no ser de su
propiedad, es de dominio público, y podrá quedársela quien la registre.
¿Es eso lo que prefiere? ¿Qué se transmita a otro, por nada?

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El iPhone no es sólo un móvil en China

El iPhone no es sólo un móvil en China

El gigante de la tecnología Apple perdió un litigio sobre el uso exclusivo de la marca iPhone en China frente a un fabricante de bolsos local. Hace siete años, Xintong Tiandi lanzó a la venta productos de piel -bolsos y fundas de móviles- en los que figuraba la palabra iPhone.

Dos años más tarde, en 2012, el departamento jurídico del gigante de Cupertino presentó una denuncia por infracción de marca y ahora, tras años de batalla legal, el Alto Tribunal Popular de Pekín le ha dado la razón a la empresa china. El argumento de la corte es que Xintong registró la palabra iPhone en 2007, dos años antes de que este ‘smartphone’ se comercializara en el país asiático, y Apple, aunque presentó una solicitud de registro de marca en 2002, sólo obtuvo este reconocimiento en 2013.

El fallo apuntó que Apple no pudo probar que iPhone era ya una marca famosa cuando Xintong solicitó su registro.

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Alemania deja a Ferrari sin Testarossa

Alemania deja a Ferrari sin Testarossa

POR V. MORENO MADRID

 

Uno de los vehículos míticos de Ferrari es el Testarossa, que la fábrica de Maranello produjo entre 1984 y 1996. Sin embargo, la marca italiana acaba de perder los derechos sobre esta denominación tras un juicio celebrado en un tribunal de Düsseldorf que le enfrentaba a una firma de juguetes germana llamada Autec AG.

El juez de este caso consideró positivamente en su sentencia los argumentos de la juguetera y explicó que Ferrari no había empleado esa denominación lo suficiente durante los últimos años como para poder conservar los derechos sobre la misma. Según explicó un portavoz del tribunal alemán, “una marca debe ser utilizada para poder protegerla, algo que la compañía no ha hecho aquí”.

Ferrari argumentó que sigue usando repuestos en los servicios de mantenimiento, pero el tribunal consideró que no era suficiente. El fallo era recurrible.

 

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Batalla legal por dos marcas sin dueño: España y Barcelona

Batalla legal por dos marcas sin dueño: España y Barcelona

21 JUNIO, 2013
 

Marca España y marca Barcelona, probablemente las dos enseñas turísticas de nuestro país con mayor reconocimiento a escala global, están huérfanas de dueño ahora mismo. Aunque quizá no por mucho tiempo. Mientras un empresario ha solicitado el registro de la marca país, el ayuntamiento de la capital catalana quiere hacer lo propio con el nombre de la Ciudad Condal. La batalla se libra en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Cabe recordar que el valor de la marca turística España se estimó en 23.000 millones de euros, según un estudio de FutureBrand, tal como recoge la Memoria de Turespaña 2012. “España fue líder en campos como notoriedad, estima, satisfacción e intención de compra respecto a sus competidores del Mediterráneo”, indica el citado documento.

Por otra parte, la marca turística España ocupó la segunda posición del mundo en 2012, por detrás de EEUU, y por delante de Francia, China y Turquía, según el ránking anual que elabora la consultora Bloom Consulting.

Y es que según apunta Domènec Biosca, presidente de la firma consultora Educatur, “hoy el destino es la gran locomotora del éxito turístico. Pero cuando el destino no tiene marca, el sector privado sufre. Sin marca hay precios de subasta“.

Un particular toma la iniciativa

Quien ahora intenta llevarse el gato al agua, registrando la marca España, es el empresario Luis Sans Huescas, director general de líneas de negocio del grupo de comunicación Intereconomía, según ha informado el diario Expansión.

Sans, que está llevando a cabo toda la reestructuración de Intereconomía, ha presentado la solicitud para registrar la marca España en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Se ha abierto un plazo de alegaciones y no se descarta que la propia oficina presente alegaciones de oficio.

Previsiblemente, quien también alegará contra dicha solicitud es el Alto Comisionado de la Marca España, organismo que depende de Presidencia del Gobierno.

Curiosamente, la marca España estrenó su propia web el pasado diciembre pero esta oficina oficial dirigida por Carlos Espinosa de los Monteros no se molestó en registrar la marca España. ¿Exceso de confianza, un grave error de juicio?

No obstante, según apuntan empresas especializadas en registro de marcas, es muy complicado que un particular pueda registrar la marca España, teniendo en cuenta las prohibiciones establecidas en el articulado de la Ley 17/2001 de Marcas.

Así, el artículo 5 de dicha ley prohíbe el registro de aquellas marcas “que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización”.

Marca Barcelona

Otra marca sin dueño aún es Barcelona. El 30 de diciembre del 2011, el Ayuntamiento solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas la denominada marca colectiva para las 45 clases del nomenclátor internacional (la totalidad de productos y servicios).

“Barcelona ha adquirido en los últimos años un notable prestigio y una sólida reputación a nivel internacional”, según explica el Ayuntamiento, que quería establecer un reglamento y una guía de uso de la marca Barcelona.

Sin embargo, el pasado mes de marzo la Oficina de Patentes y Marcas rechazó la solicitud del ayuntamiento para gestionar la marca Barcelona.

Según apuntó dicho organismo, el ayuntamiento no puede ejercer el control genérico sobre el nombre Barcelona, teniendo en cuenta además que hay una provincia con el mismo nombre.

En cualquier caso, el municipio ha presentado alegaciones y seguirá batallando para llegar a controlar la marca Barcelona.

Y es que según explica la firma J.Isern Patentes y Marcas, “la buena imagen de Barcelona a nivel mundial genera grandes ingresos en sectores como el turismo y el diseño y suscita unos valores positivos que deben ser garantizados mediante el registro de la marca Barcelona”.

Xavier CanalísPeriodista de Hosteltur

 

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Batalla legal de Inditex contra la Oficina Española de Patentes y Marcas

Batalla legal de Inditex contra la Oficina Española de Patentes y Marcas

Por Pablo Barro

El grupo Inditex no está dispuesto a renunciar ni un ápice a su identidad. Tanto es así que no duda en defenderla con uñas y dientes en los tribunales, enfrentándose incluso al organismo público que vela por la propiedad industrial: la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Detrás de buena parte de estos litigios está la marca Zara, buque insignia de la compañía fundada por Amancio Ortega, que el próximo mes de junio cumplirá 40 años en las bases de datos del registro, y cuyo nombre lucen 2.251 establecimientos de 96 mercados en todo el mundo.

Una de las últimas batallas tuvo como escenario el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y como actor a la marca Zahara Pura, una firma de artículos de bisutería y marroquinería que el grupo Inditex trató de tumbar alegando su parecido con la marca Zara. El organismo público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de propiedad industrial, dependiente del Ministerio Energía Turismo y Agenda Digital, le negó esta petición, así que el gigante textil decidió recurrirlo por la vía contencioso-administrativa.

Sin embargo, en esta ocasión no le salió bien la jugada, ya que su recurso de alzada contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas fue desestimado el pasado mes de febrero, según el auto por “la existencia de suficientes diferencias denominativas, fonéticas y conceptuales entre ellos como para garantizar su pacífica convivencia”. Además le tocó correr con las costas del proceso.

 

Una de arena

Pero en otra de las batallas judiciales contra la OEPM salió victorioso. En esa ocasión, en la que la marca cuestionada era ‘L@s Zaramañ@s’, el mismo tribunal decidió estimar el pasado mes de marzo recurso contencioso-administrativo interpuesto por Inditex contra la OEPM, que anteriormente había tumbado otro recurso del grupo gallego y concedido la marca a la sociedad cuestionada.

La Sala considera que el recurso debería haber sido estimado, puesto que las marcas enfrentadas “revelan en su comparación global la existencia de una similitud denominativa en el vocablo más relevante –Zara– y en la parte inicial de la marca concedida, coincidente con el dotado de protección registral prioritaria”.

 

Por este motivo, el juzgado entiende que debe procederse a la anulación de la marca ‘L@s Zaramañ@s’ ·a fin de evitar un riesgo de confusión o asociación, con aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas prioritarias renombradas”. En esta ocasión las costras corren a cargo de la entidad demanda.

Casi siempre victoriosa

A pesar de los reveses, Inditex está acostumbrada a salirse con la suya. Si no en primera instancia, por la vía del recurso. Además de este último, hay otros ejemplos recientes, como la disputa con la colombiana Z Zaga Industry, o la que mantuvo con una clínica dental de Terrassa que no dudó en emplear su nombre como reclamo. Ninguna de las dos logró salvar su enseña. El hecho de que Zara sea una de las 100 marcas más prestigiosas del mundo y la más valiosa de España es una baza muy importante a favor de Inditex, y lo saben.

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La marca del caballo de Ralph Lauren gana la batalla judicial al dibujo de una empresa española

La marca del caballo de Ralph Lauren gana la batalla judicial al dibujo de una empresa española

El TGUE dispone que solo podrá declararse la nulidad de una marca de la Unión cuando el derecho anterior a que se refiere dicha disposición “exista”.

Victoria Royo Pérez. El tribunal europeo ha confirmado la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que desestimó la solicitud de nulidad presentada por la empresa madrileña Style & Taste frente a la marca del caballo de Polo Ralph Lauren. El TGUE considera que el uso de la marca de la compañía estadounidense ya no podía prohibirse en virtud del dibujo anterior de la española, ya que esta en la fecha de la resolución había caducado.

La sentencia del TGUE de 2 de mayo de 2021 (T-169/19) no entra a comparar siquiera los signos en conflicto, y concluye que para solicitar la nulidad de una marca de la Unión con arreglo al artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94, el titular del derecho de propiedad industrial anterior debe demostrar necesariamente que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca no solo en la fecha de presentación de la solicitud, sino también en la fecha en la que la EUIPO se pronuncie sobre dicha solicitud.

Es decir, no sirve únicamente haber registrado el dibujo antes, sino que debe seguir vigente durante todo el procedimiento.

El caso en la EUIPO

El 29 de septiembre de 2004, The Polo/Lauren Company LP solicitó ante la EUIPO el registro como marca de la UE para, entre otros, vestimenta y calzado, un signo figurativo que se compone de jugador de polo a caballo sosteniendo el alto su palo de color negro. La marca fue registrada el 3 de noviembre de 2005.

Ante esta solicitud, el 23 de febrero de 2016, la empresa española, dedicada a la moda masculina, presentó una solicitud de nulidad de la marca neoyorquina sobre la base de un derecho de propiedad industrial, concretamente, en un dibujo español registrado el 4 de marzo de 1997, muy similar al signo en conflicto:

La EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, y Style & Taste interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación, que fue nuevamente desestimado por considerar que el registro del dibujo o modelo anterior había caducado el 22 de mayo de 2017.

Así, la empresa española recurrió la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando, en esencia, que modificase la resolución impugnada declarando la nulidad de la marca de Ralph Lauren.

Un dibujo caduca, una marca no

En primer lugar, el TGUE recuerda que el artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94 (actualmente, el artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea) tiene por objeto “proteger los intereses individuales de los titulares de derechos de propiedad industrial anteriores que entran en conflicto con marcas posteriores de la Unión”. Así pues, la sentencia señala que para solicitar la nulidad de la marca de la empresa norteamericana con arreglo a dicha disposición, la empresa española debe necesariamente acreditar la existencia de un conflicto con esa marcas desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de estas. Además, “debe demostrar que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esta”.

De ello se deduce que, si una marca anterior se invoca en apoyo de una solicitud de nulidad, pero esta ya no goza de la protección de la Unión en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre dicha solicitud, deberá desestimarse dicha solicitud de nulidad. En este sentido, como apunta Laura Montoya, responsable del departamento Legal & Litigios de ABG Intellectual Property (ABG IP), “la norma aplicable al caso exige que, en el momento de declararse la nulidad de una marca posterior por la existencia de un diseño anterior, este diseño anterior esté en vigor y – conforme a la ley del país del diseño – su titular pueda hacerlo valer frente a terceros”.

En este caso, no se discute que el registro del dibujo anterior expiró en 2017, es decir, antes de la adopción de la resolución impugnada, el 7 de enero de 2019. Y si bien la recurrente alega que el “Derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado”, lo cierto es que en la legislación española los dibujos tienen un límite de protección de 25 años, que no se puede ampliar, mientras que la protección de las marcas es indefinida, siempre que se abonen las tasas de renovación. Así, dado que en este caso el diseño había caducado en esa fecha, tanto la EUIPO como el Tribunal General han rechazado declarar la nulidad de la marca.

No obstante, la letrada de ABG señala que a la vista de esta sentencia la cuestión que surge es qué habría pasado si el diseño anterior hubiera estado en vigor en el momento de adoptarse la decisión. En tal caso, la experta sugiere que si la EUIPO hubiera entrado a conocer del fondo del asunto, “habría habido un riesgo de que se declarase nula la marca gráfica de Polo Ralph Lauren en la UE”. “Ello no habría implicado la pérdida total de derechos sobre la figura del jugador de polo”, añade la letrada, “pero hubiera supuesto un revés”.

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El “made in China” se estandariza: la reforma del sistema de protección de diseños industriales acerca al gigante asiático a los patrones internacionales

El "Made in China" se estandariza: La reforma del sistema de protección de diseños industriales acerca al gigante asiático a los patrones internacionales

China ha dado un nuevo paso hacia la armonización normativa con el sistema internacional de protección de diseños. El 1 de junio de 2021 entró en vigor la última reforma de la Ley de Patentes del país asiático, que incluye modificaciones relevantes sobre la regulación de los diseños industriales. El mencionado texto legal, que entró en vigor en 1985, había sido reformado anteriormente en tres ocasiones (1992, 2000 y 2008).

Esta nueva enmienda responde a la necesidad de actualizar algunos aspectos de la protección de los diseños industriales en China con el fin de alinearlos a los sistemas de protección de las principales oficinas de propiedad intelectual del mundo. De este modo, se facilitará tanto la protección de los diseños extranjeros en China como el registro de los diseños de solicitantes chinos en otros países.

Así, la reciente modificación normativa permitirá a China prepararse para su adhesión al Sistema de La Haya para la protección de diseños internacionales. De las cinco oficinas de propiedad intelectual más grandes del mundo, reunidas en el foro IP5 (Estados Unidos, Unión Europea, República de Corea, Japón y China), China es el único país que aún no es miembro del Sistema de La Haya.

Cabe destacar el peso global de China en términos del número de solicitudes de diseños industriales presentados. En este sentido, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA, por sus siglas en inglés) ha sido la oficina nacional que ha tramitado el mayor número de registros de diseños desde el cambio de siglo, habiendo recibido el 68% de las solicitudes mundiales en 2019 (711.617 de un total de 1.043.400, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Las claves de la reforma

Esta reforma que ahora acomete China se enmarca dentro del plan estratégico de cinco años para la mejora de la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual lanzado en 2017, entre cuyos objetivos se mencionaba la necesidad de actualizar el sistema de protección de los diseños industriales, una figura que había sido omitida en anteriores planes quinquenales y en la que ahora China ha puesto el foco por su capacidad dinamizadora en los sectores de la innovación tecnológica, el comercio y la industria.

Las principales modificaciones legislativas que afectan a la regulación de los diseños industriales en China son las siguientes:

Ampliación de la duración de la protección de los diseños a 15 años

La reforma extiende la vida legal de los registros de diseños de 10 a 15 años, calculados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, en consonancia con el Sistema de La Haya, que exige que el período de protección de los diseños nacionales otorgado por los Estados contratantes sea de un mínimo de 15 años.

Posibilidad de protección del diseño de partes de un producto

El concepto legal de diseño ha sido modificado para incluir la posibilidad de que se refiera a la totalidad o a parte de un producto, lo que permitirá especificar el alcance del registro a la parte que se desea proteger sin la necesidad de proteger el diseño de todo el producto.

Con ello se pretende, por un lado, contribuir a que el registro parcial sea comercialmente rentable y, por otro, reforzar la protección contra posibles infracciones, pues solo será necesario probar que se ha copiado la parte protegida (por ejemplo, el respaldo de una silla, el texto, objetos o iconos de una interfaz gráfica o la esfera de un reloj) y no todo el producto, alineando de esta manera la práctica china con la de los demás países del IP5.

No obstante, queda pendiente saber si la CNIPA permitirá el uso de líneas discontinuas en los dibujos de los diseños para mostrar las partes de un producto que no forman parte del diseño reivindicado, a la manera de la práctica estandarizada ante las principales oficinas nacionales.

Posibilidad de reivindicar la prioridad nacional en solicitudes de diseños

Por último, la nueva Ley de Patentes introduce la posibilidad de reivindicar la fecha de prioridad de una solicitud de diseño nacional anterior en un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación, con el fin de permitir la presentación de una solicitud de diseño posterior modificada o mejorada.

Con la introducción de esta novedad, se evita el perjuicio que surgía en el supuesto de que, si un diseño registrado se modificaba ligeramente, para obtener su protección había que presentar una nueva solicitud de registro que a su vez podía ser objeto de impugnación debido a la existencia de la primera solicitud.

En este sentido, aquellos que hayan solicitado el registro de un diseño en China en los seis meses anteriores al 1 de junio de 2021, podrían aprovechar la nueva reivindicación de prioridad nacional para beneficiarse de las nuevas normas aplicables a los diseños chinos mencionados anteriormente, extendiendo automáticamente la vigencia del registro de 10 a 15 años u optando por una protección parcial del diseño, en su caso.

Los cambios mencionados contribuyen sustancialmente a alinear la normativa china relativa a los diseños industriales a las legislaciones de gran parte del resto del mundo, sentando así las bases de la próxima adhesión del gigante asiático al Sistema de La Haya.

En definitiva, la reciente reforma del sistema de protección de los diseños industriales en China supone un importante avance en el fomento de la innovación y el reforzamiento de la seguridad jurídica y apuntala la futura integración en el sistema internacional del principal mercado del mundo en este ámbito.

 

Autor: Braulio Robles

 

 

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El fabricante de Apiretal pierde su batalla legal por su marca contra una empresa turca

El fabricante de Apiretal pierde su batalla legal por su marca contra una empresa turca

 5 oct 2020 (actualizado:  21 oct 2020)

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (UE) determinó que los laboratorios de la ciudad española de Barcelona Ern, fabricantes del medicamento antitérmico Apiretal, no llevaban razón al solicitar que no se registrara como marca europea un signo figurativo de una empresa turca bajo el nombre Apiheal.

Los laboratorios de Barcelona se habían opuesto en 2015 al registro de la marca turca por considerar que había riesgo de confusión con su propia marca y de que, a su juicio, la empresa de Turquía aprovechara el carácter distintivo o renombre de Apiretal.

La mayoría de productos de la marca turca son de uso no médico

Tras varios trámites y recursos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), esta entidad había acabado determinando que no había riesgo de confusión entre las marcas para productos de la marca turca principalmente de uso no médico, entre los que cita dentífricos, cosméticos, jabones y herbicidas.

Por contra, sí que reconocía riesgo de confusión en varios productos para uso médico y veterinario, entre otros.

Por tanto, ambas empresas recurrieron esta resolución a la justicia europea.

En su sentencia hecha pública hoy, el Tribunal General determinó que, aún reconociendo el renombre de Apiretal, no existe posibilidad de vínculo entre las marcas enfrentadas y descarta el riesgo de perjuicio o de obtención de una desventaja desleal por el uso de la marca de la empresa turca.

Según el TGUE, aun cuando los signos se refirieran a productos idénticos, el grado de similitud de ambos se basa en una parte de ellos que no es muy distintiva.

Además, consideran que los consumidores prestan un nivel de atención elevado al adquirir esos productos y no creerán que los proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente pese a que la marca del laboratorio catalán tenga un carácter más distintivo.

Aún hay posibilidad de recurso

Así, la corte europea anuló la resolución de la EUIPO en la medida en que consideraba que había riesgo de confusión respecto de los productos antes mencionados y afirmó que este organismo, con sede en Alicante (España), acertó al considerar que los productos de la marca turca respecto de los cuales no había visto riesgo de confusión son efectivamente distintos a los de la marca barcelonesa.

Contra esta resolución puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, limitado a las cuestiones de derecho, en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de la misma.

Edición: Catalina Guerrero

“El contenido del sitio refleja exclusivamente el punto de vista del autor. La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo”.“El proyecto fue cofinanciado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en el marco de la convocatoria de propuestas GR/002/19. “Apoyo a las actividades de sensibilización sobre el valor de la propiedad intelectual y los daños causados por la falsificación y la piratería (2019/C 181/02)”. La EUIPO no participó en su preparación y no es en modo alguno responsable de la información o las opiniones expresadas en el marco del proyecto, ni se considera vinculada a ellas. Los autores, las personas entrevistadas, los editores o los distribuidores del programa son los únicos responsables de ellos, de conformidad con la legislación aplicable. Además, la OEPI no puede ser considerada responsable de ningún daño directo o indirecto resultante de la ejecución del proyecto”.

 

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Messi gana la batalla legal para que su nombre sea una marca

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